DE L’UTILITÉ D’UN AUDIT JURIDIQUE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DE L’UTILITÉ D’UN AUDIT JURIDIQUE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’audit du portefeuille des droits de propriété intellectuelle dont il est question est celui qui permet d’avoir une photographie sur un plan strictement juridique de la solidité des droits concernés sans en intégrer la valorisation financière qui relève d’une compétence toute autre.

Cet audit est vivement recommandé pour tous les acteurs économiques (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, startup,…) notamment dans le cadre de fusion-acquisition, d’introduction en bourse, ou encore lors d’une levée de fonds.

Y a-t-il en effet un intérêt à racheter une marque, aussi attractive soit-elle sur un plan commercial, si cette dernière n’a pas été renouvelée à son échéance ? Comment prendre en considération des titres de propriété industrielle qui n’ont pas fait l’objet d’une extension à l’étranger ? Quelles sont les actions qui peuvent encore être mises en œuvre pour préserver les droits de l’entreprise ?

Un  autre  volet moins  connu de l’audit juridique est celui permettant d’optimiser le budget prévisionnel annuel d’une entreprise en abandonnant par exemple des titres devenus obsolètes ou trop limités techniquement, en révisant le périmètre géographique et/ou sectoriel de certaines marques lors de leur renouvellement ou encore en rationalisant les extensions à l’étranger.

Ce sont autant de points qu’un audit juridique permettra de mettre en lumière. Aussi, il devra a minima comprendre les diligences suivantes :

  • Identification du patrimoine propriété intellectuelle de l’entreprise auditée

Le patrimoine propriété intellectuelle comprend non seulement des droits (droit d’auteur, droits voisins..) acquis du seul fait de la création de l’œuvre et des titres officiels (brevet, marque, dessin et modèle) accordés dans le prolongement de formalités administratives. A la frontière de ces droits, il conviendra également de répertorier les droits incorporels de l’entreprise bénéficiant d’une protection contre la concurrence déloyale ou contre des agissements parasitaires au titre desquels figurent le nom de domaine après réservation auprès d’organismes spécialisés, le savoir-faire industriel ou commercial… Pour ces derniers il sera vérifié si une politique de protection adaptée est mise en œuvre par l’entreprise auditée, comme par exemple la signature d’accords de confidentialité.

  • Audit de la titularité

Le contrôle de la titularité des droits devra être mené à partir d’une cartographie intégrant non seulement l’entreprise auditée mais également un éventuel groupe de rattachement (holding, filiales nationales et étrangères …), les dirigeants et le réseau de distribution. En effet il n’est pas rare de déceler que des titres de propriété industrielle sont au nom d’un ancien dirigeant ou du dirigeant actuel, d’une filiale, ou encore au nom d’un distributeur local. Ces situations ne sont pas dénuées de risques sur un plan juridique et il conviendra au cas par cas d’analyser les régularisations possibles afin de sécuriser et de valoriser le portefeuille des droits de propriété intellectuelle. C’est également souvent dans ce cadre qu’il apparait que le logotype créé par un prestataire de service n’a pas fait l’objet d’un contrat de cession de droits d’auteur juridiquement valable.

  • Audit de la validité des demandes en cours et des titres délivrés

L’étude de la validité permettra tout d’abord de vérifier si tous les titres audités sont encore en vigueur (renouvellement à échéance pour les marques et les dessins et modèles, paiement des annuités pour les brevets…)

Il sera nécessaire de s’attacher aussi aux titres « fragilisés » comme par exemple une marque insuffisamment distinctive ou non encore exploitée ou une invention divulguée sans accord de confidentialité avant le dépôt d’une demande de brevet.

Afin de mesurer les risques de revendication par des tiers titulaires de droits antérieurs, le contrôle de la validité intégrera toujours l’étude de la nouveauté d’un brevet ou d’un dessin et modèle et celle de la disponibilité des marques et autres signes distinctifs de l’entreprise.

S’agissant des droits d’auteur, le caractère protégeable d’une œuvre ainsi que la régularité de l’acquisition des droits sur cette dernière seront vérifiés.

L’étendue territoriale de la protection des droits sera attentivement analysée en lien étroit avec les perspectives commerciales afin que l’entreprise ne soit pas limitée à l’export par une politique propriété industrielle trop restrictive.

  • Audit des contrats en lien avec les titres audités

L’audit devra porter sur tous les contrats intégrant des droits de propriété intellectuelle (contrats de cession, de licence, accords de confidentialité, accords de coexistence et limitations en découlant, contrats de travail de salariés, clause de non concurrence, ….).

Dans ce cadre il sera également judicieux de lister toutes les inscriptions aux registres nationaux, européens ou étrangers sur les titres audités afin d’avoir une situation précise de leur état (titre non originellement déposé par l’entreprise auditée et acquis d’un titulaire tiers, contrat de cession, contrat de licence, nantissement éventuel…) et d’identifier ainsi les risques liés aux défauts d’inscription.

  • Audit des oppositions, précontentieux et contentieux susceptibles d’affecter les titres de l’entreprise

Enfin l’entreprise sera auditée au regard du risque de sanctions judiciaires ou administratives encourues (oppositions, précontentieux, actions en revendication, actions en contrefaçon et actions en concurrence déloyale en cours).

L’audit juridique des actifs propriété intellectuelle est incontournable dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition, d’introduction en bourse, ou de levée de fonds. En interne un audit est vivement recommandé lors de l’élaboration du budget annuel prévisionnel afin de mieux maitriser les dépenses de propriété intellectuelle.

Dans son prolongement du rapport d’audit, il sera défini de concert avec l’entreprise auditée des actions permettant de corriger les points faibles et de sécuriser ainsi les droits de propriété intellectuelle.