La création d’une marque ne se résume pas à une simple formalité administrative…

La création d’une marque ne se résume pas à une simple formalité administrative…

Le choix d’une marque est une opération complexe où la stratégie marketing et le positionnement digital doivent composer avec les dispositions du droit des marques.

La tentation est parfois forte pour l’opérateur économique de retenir une marque en corrélation directe avec les produits ou services qu’elle identifiera, ou de juxtaposer des termes descriptifs afin d’optimiser son référencement sur internet.

Et pourtant un tel choix, si stratégique soit-il, pourrait ne pas répondre à la fonction essentielle de la marque, d’identification de l’origine des produits et services, qu’elle désigne. C’est l’exigence du caractère distinctif de la marque.

Les réglementations nationales et les dispositions sur la Marque de l’Union européenne disposent en effet que les marques sont refusées à l’enregistrement lorsqu’elles sont dépourvues de ce caractère distinctif. Ainsi, un signe ne sera pas protégeable à titre de marque s’il revêt un caractère nécessaire, générique, ou descriptif des produits et/ou services qu’il désigne.

La marque doit être arbitraire mais peu importe que le signe choisi soit un terme du langage courant ou professionnel puisque le caractère distinctif ne s’apprécie pas isolément mais toujours en relation avec les produits et services revendiqués.

Cette appréciation de la distinctivité est menée par les offices des marques en charge de l’examen administratif des demandes d’enregistrement ((Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) pour les marques suisses, Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour les marques françaises, Office de l’Union européenne (EUIPO) pour la propriété intellectuelle pour les marques couvrant le territoire de l’Union…).

Il faut savoir que même lorsque la marque insuffisamment distinctive est passée entre les mailles du filet de l’examen administratif, sa nullité pourrait être demandée en justice par toute personne ayant un intérêt à agir et c’est alors le juge qui se penchera sur cette délicate question.

Lorsque la marque est intrinsèquement dénuée de caractère distinctif, il sera toutefois possible de pallier ce défaut « originel », si son titulaire est en mesure de démontrer, comme dans l’affaire VENTE- PRIVEE.COM, que le caractère distinctif a été acquis du fait d’un usage constant, intense et de longue durée à titre de marque, et ce même postérieurement à la demande d’enregistrement.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris (CA Paris 31 mars 2015, pôle 5-Chambre 1) a reconnu valide la marque VENTE-PRIVEE.COM au motif notamment qu’elle « avait indéniablement acquis par l’usage, dès la demande en nullité, un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte de tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand désignés à l’enregistrement ». Il est néanmoins précisé que « le dépôt de la marque VENTE-PRIVEE.COM, qui n’a acquis sa distinctivité par l’usage, que prise dans son ensemble, n’interdit pas aux concurrents de la société appelante d’utiliser l’expression « vente privée » dans son sens courant ».

La motivation de cet arrêt n’a pas été sanctionnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2016.

N’oublions pas pour autant que le parcours de cette marque a été long et sinueux, le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris 28 novembre 2013), ayant prononcé la nullité de la marque VENTE- PRIVEE.COM, pour des services de la classe 35, sans en reconnaître une acquisition de la distinctivité par l’usage. Les juges du fond avaient en effet estimé, qu’au vu des pièces produites par la société Vente privee.com, cette dernière n’avait pas démontré « que la partie nominale de la marque a acquis à titre de marque c’est-à-dire d’identification d’origine du service, une distinctivité telle qu’elle lui permet de s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs de la vie économique agissant dans ce secteur ».

Aujourd’hui VENTE-PRIVEE.COM adopte la dénomination plus internationale VEEPEE.

Le processus de création d’une marque est délicat et le choix du signe va conditionner toute « la vie de la marque ». Cette dernière ayant vocation à perdurer indéfiniment par le truchement de renouvellements successifs, il est essentiel de mesurer dès sa création, l’impact d’un éventuel rejet administratif ou d’une nullité prononcée par les juridictions compétentes.

A cet égard, il convient de préciser que les examinateurs des offices nationaux de la plupart des pays européens apparaissent, dans le sillage de l’EUIPO et à l’instar de la Suisse, de plus en plus sévères quant à l’appréciation du caractère distinctif du signe objet d’une demande d’enregistrement.

De plus parvenir à démontrer l’acquisition de la distinctivité par l’usage, n’est pas chose facile et d’aucuns se sont égarés sur la nature et la période de référence des éléments de preuve de l’usage à produire ainsi que sur le territoire géographique couvert….

Ce sont les raisons pour lesquelles la prudence recommande :

  • de procéder en amont de toute demande d’enregistrement à une étude du caractère distinctif ou non du signe (dénomination, signe tridimensionnel, logotype ….) retenu par l’opérateur économique ;
  • de mettre en œuvre, dès les premiers usages de chaque marque de l’entreprise, une méthodologie spécifique de conservation des preuves d’usage relatives notamment à la part de marché détenue par la marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés identifiant le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, l’audience d’un site internet…

 

A l’instar du caractère distinctif, il conviendra également d’être particulièrement attentif à la disponibilité du signe choisi, en effectuant le cas échéant des recherches d’antériorités, parmi les marques, noms de domaine et dénominations sociales.

 

 

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